廣泛的識(shí)別不是無(wú)效的商標(biāo)注冊(cè)的依據(jù)
更新時(shí)間：2020-12-01 15:58:17
歐盟法院最近在英國(guó)高等法院對(duì)Sky訴Skykick案（[2018] EWHC 155（Ch））的轉(zhuǎn)介中發(fā)布了裁決，歐洲法院在該案中認(rèn)為，在商品（在這種情況下為“計(jì)算機(jī)軟件”）并非無(wú)效的理由，但是，這一決定對(duì)品牌所有者而言并非完全是正面的，因?yàn)闅W洲法院還認(rèn)為，惡意無(wú)惡意使用可以成為無(wú)效的理由。
背景和程序歷史
Sky，Plc（以下簡(jiǎn)稱“ Sky”）在英國(guó)高等法院對(duì)Skykick，Inc.（以下簡(jiǎn)稱“ Skykick”）提起訴訟，理由是其侵犯了SKY形成商標(biāo)的若干商標(biāo)注冊(cè)。
在辯護(hù)中，Skykick指控Sky的注冊(cè)無(wú)效，原因是Sky的商標(biāo)規(guī)范缺乏明確性和準(zhǔn)確性，因?yàn)樗鼈兊姆秶珡V，規(guī)范中包括某些明顯不打算使用商標(biāo)的商品，例如缺乏意圖構(gòu)成惡意。
英國(guó)高等法院的結(jié)論是，如果認(rèn)定Skykick商標(biāo)有效注冊(cè)，則Skykick侵犯了Sky商標(biāo)。但是，關(guān)于Sky商標(biāo)的有效性問(wèn)題，它就以下問(wèn)題尋求歐洲法院的指導(dǎo)：
可以基于商品和服務(wù)規(guī)范中的某些或全部術(shù)語(yǔ)缺乏足夠的清晰度和準(zhǔn)確性來(lái)宣布商標(biāo)全部或部分無(wú)效嗎？
如果是，商標(biāo)規(guī)范中通常使用的某些術(shù)語(yǔ)（例如“計(jì)算機(jī)軟件”）是否缺乏明確性和準(zhǔn)確性，是否會(huì)因無(wú)效而無(wú)效？
當(dāng)申請(qǐng)涵蓋了廣泛的商品和服務(wù)清單而無(wú)意將商標(biāo)用于所有指定的商品和服務(wù)時(shí)，是否應(yīng)該有惡意？
是否應(yīng)由于對(duì)所有指定商品/服務(wù)不打算使用該商標(biāo)而惡意地提出申請(qǐng)而使商標(biāo)無(wú)效，或者應(yīng)僅對(duì)受影響的商品/服務(wù)全部予以撤消？
在2019年10月16日，歐洲法院司法代表（以下簡(jiǎn)稱“ AG”）就這些問(wèn)題發(fā)表了不具約束力的意見(jiàn)，并指出，盡管缺乏明確性和準(zhǔn)確性并不是注冊(cè)商標(biāo)無(wú)效的理由，但包括非常寬泛的術(shù)語(yǔ)可能違反公共政策。
CJEU于2020年1月29日發(fā)布決定，解決了英國(guó)高等法院轉(zhuǎn)介的問(wèn)題，不同意AG在大多數(shù)問(wèn)題上的觀點(diǎn)，并使Sky的注冊(cè)有效。
歐盟法院的決定
歐盟法院對(duì)第一個(gè)問(wèn)題回答“否”，駁回了這樣的論點(diǎn)，即對(duì)商品或服務(wù)規(guī)范缺乏明確性和準(zhǔn)確性是無(wú)效的理由。與AG的意見(jiàn)相反，它還認(rèn)為，由于“公共政策”的概念與商標(biāo)申請(qǐng)本身的特征無(wú)關(guān)，因此，不能將規(guī)范性術(shù)語(yǔ)的清晰性和精確性視為與公共政策相違背，也不能將其視為與公共政策背道而馳。無(wú)效注冊(cè)的依據(jù)。
關(guān)于基于惡意的無(wú)效，歐洲法院指出，在商標(biāo)注冊(cè)所涵蓋的商品和服務(wù)中無(wú)意使用商標(biāo)的商標(biāo)申請(qǐng)可能構(gòu)成惡意。但是，它也為確立惡意行為設(shè)定了高門(mén)檻，即，只有在可以證明申請(qǐng)人試圖壟斷商品或服務(wù)類別以阻止或損害其他企業(yè)利益的情況下，商標(biāo)才會(huì)被認(rèn)定為無(wú)效。
歐盟法院進(jìn)一步澄清，如果某些商品或服務(wù)確實(shí)存在基于惡意的無(wú)效理由，則該申請(qǐng)“僅在與那些商品或服務(wù)有關(guān)的情況下構(gòu)成惡意”。
最后，歐洲法院認(rèn)為，歐盟法律并不排除國(guó)家法律的規(guī)定，即商標(biāo)申請(qǐng)人必須聲明其商標(biāo)是與所主張的商品和服務(wù)有關(guān)的使用，或者具有這樣做的誠(chéng)意。
歐盟法院沒(méi)有解決“計(jì)算機(jī)軟件”是否特別廣泛的問(wèn)題。
對(duì)品牌擁有者的意義
此決定非常重要，因?yàn)槠放坪推髽I(yè)可能會(huì)失去包含廣泛規(guī)格的商標(biāo)注冊(cè)，或者在防御性注冊(cè)的情況下，涵蓋所有者從未打算在歐盟使用商標(biāo)的商品或服務(wù)。歐洲法院裁定，基于惡意的無(wú)效將僅在特殊情況下發(fā)生，即申請(qǐng)人試圖壟斷商品/服務(wù)類別以故意阻止或破壞第三方，這在極高的證據(jù)基礎(chǔ)上非常有利于品牌所有者。
對(duì)于品牌擁有者而言，該決定的一個(gè)缺點(diǎn)是，歐洲法院未能理解所有企業(yè)現(xiàn)在都以某種方式成為技術(shù)公司這一現(xiàn)實(shí)，從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，一般而言，向注冊(cè)人授予“計(jì)算機(jī)軟件”專有權(quán)的問(wèn)題可能會(huì)成問(wèn)題。
到目前為止，現(xiàn)狀似乎一直保持不變，品牌所有者可以繼續(xù)遵循起草廣泛的商標(biāo)規(guī)格的慣常做法，以使他們對(duì)商標(biāo)的商業(yè)利用隨時(shí)間增長(zhǎng)和發(fā)展。雖然我們可能會(huì)發(fā)現(xiàn)針對(duì)商標(biāo)所有者沒(méi)有計(jì)劃使用商標(biāo)的商品和服務(wù)的防御性注冊(cè)面臨更多挑戰(zhàn)，但這些挑戰(zhàn)是否能夠滿足通過(guò)壟斷方式建立惡意的高證據(jù)門(mén)檻仍有待觀察由歐洲法院設(shè)定。
