在美國(guó)涉及大麻商標(biāo)的蘭納姆法對(duì)州法律的優(yōu)先管轄權(quán)
更新時(shí)間：2020-12-01 15:52:52
隨著大麻產(chǎn)品在越來(lái)越多的州成為合法產(chǎn)品，保護(hù)與這些產(chǎn)品相關(guān)的商標(biāo)的商業(yè)利益日益增長(zhǎng)。美國(guó)專利商標(biāo)局以使用聯(lián)邦政府的非法為由，一直拒絕為大多數(shù)基于大麻的產(chǎn)品注冊(cè)商標(biāo)。但是，大麻產(chǎn)品商標(biāo)的州或普通法權(quán)利又如何呢？在最近的一項(xiàng)駁回簡(jiǎn)易判決的命令中，加利福尼亞北部地區(qū)的Kiva Health Brands，Inc.訴Kiva Brands，Inc?.?案。認(rèn)為，根據(jù)聯(lián)邦《蘭納姆（商標(biāo)）法》，一方的州和普通法商標(biāo)未在商標(biāo)侵權(quán)訴訟中賦予商標(biāo)優(yōu)先權(quán)。
背景
原告Kiva Health Brands LLC（以下簡(jiǎn)稱“ Kiva Health”）銷(xiāo)售保健食品和食品補(bǔ)充劑。其首批KIVA品牌產(chǎn)品于2013年出售。其各種KIVA商標(biāo)已于2014-16年獲得聯(lián)邦注冊(cè)。
被告Kiva Brands，Inc.（以下簡(jiǎn)稱“ Kiva Brands”）是注入大麻的巧克力和糖果的領(lǐng)先提供商。通過(guò)其前任的關(guān)注，Kiva Brands于2010年在加利福尼亞州推出了KIVA和KIVA CONFECTIONS品牌，并將銷(xiāo)售范圍擴(kuò)大到了大麻產(chǎn)品合法的其他州。Kiva Brands于2018年在加利福尼亞州注冊(cè)了其商標(biāo)。
在了解了Kiva Brands使用KIVA商標(biāo)的大約一年之后，Kiva Health提起了商標(biāo)侵權(quán)，不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)，聲明性救濟(jì)以及與之相關(guān)的國(guó)家商標(biāo)和不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)主張的訴訟。Kiva Brands提出了反訴。隨后，當(dāng)事方提出交叉動(dòng)議以尋求初步禁令，法院于2019年9月6日裁定。
PI裁決
PI的裁決討論了三個(gè)動(dòng)議：（1）Kiva Health的初步禁令動(dòng)議；（2）Kiva Health駁回Kiva Brands兩項(xiàng)反訴的動(dòng)議；（3）Kiva Brands的交叉禁制令，以作出初步禁令。
所有這些文件中的關(guān)鍵問(wèn)題是，Kiva Brands?在加利福尼亞州的大麻產(chǎn)品上無(wú)可爭(zhēng)議地在先使用KIVA?商標(biāo)，是否賦予了該商標(biāo)在先權(quán)利。法院指出：“在此方面，商標(biāo)權(quán)很少，因?yàn)楦鶕?jù)州和聯(lián)邦法律，當(dāng)產(chǎn)品的合法性有所不同時(shí)，會(huì)發(fā)生什么，但有哪種權(quán)力有利于Kiva Health。”?否則，“將政府置于“異常位置”，即基于賣(mài)方違反政府自身法律采取的行動(dòng)，將商標(biāo)保護(hù)的利益擴(kuò)展到賣(mài)方，”，引用了CriAgri，Inc.訴USANA Health SCIS。，INC。，474 F.3d 626，630（9?個(gè)巡回2007）。
但是，由于Kiva Health?在訴訟程序的那個(gè)階段還沒(méi)有顯示出商標(biāo)混淆的可能性，因此其關(guān)于初步禁令的動(dòng)議被拒絕。
簡(jiǎn)易判決令
與發(fā)現(xiàn)前移雙方，之后Kiva的健康移動(dòng)對(duì)部分簡(jiǎn)易判決，除其他外，Kiva的品牌先用防守的問(wèn)題。正如法院指出的那樣，法院在初步禁令階段曾處理過(guò)類似的論點(diǎn)。“盡管非法首次使用提出了一個(gè)相對(duì)新穎的法律問(wèn)題，但至少是一個(gè)純粹的法律問(wèn)題。
正如法院指出的那樣，要注冊(cè)商標(biāo)，申請(qǐng)人必須證明商標(biāo)已在商業(yè)中使用，并且權(quán)威機(jī)構(gòu)認(rèn)為，在商業(yè)中使用意味著“合法使用”。美國(guó)專利商標(biāo)局通常會(huì)拒絕其使用違反聯(lián)邦法律的產(chǎn)品的商標(biāo)注冊(cè)。審計(jì)委員會(huì)解釋說(shuō)，即使根據(jù)州法律該商品是合法的，但“與根據(jù)聯(lián)邦法律為非法的聯(lián)邦注冊(cè)問(wèn)題無(wú)關(guān)”。
Kiva Brands法院裁定，合法使用的要求也適用于高級(jí)用戶聲明以及撤銷(xiāo)注冊(cè)商標(biāo)的請(qǐng)?jiān)笗?shū)。在這里，Kiva Brands的產(chǎn)品全部注入了大麻，盡管在加利福尼亞合法，但根據(jù)聯(lián)邦法律仍然是非法的。
法院考慮并駁回了Kiva Brands關(guān)于Kiva Health?商標(biāo)不取代根據(jù)州法律獲得的有效普通法權(quán)利的論點(diǎn)。盡管Kiva Brands僅對(duì)其KIVA商標(biāo)主張其在加利福尼亞州的普通法權(quán)利，但它是對(duì)聯(lián)邦?商標(biāo)主張的抗辯。正如法院在其先前的初步禁令中所寫(xiě)的那樣，它不愿意根據(jù)賣(mài)方違反聯(lián)邦法律采取的行動(dòng)，將《蘭納姆法》案中商標(biāo)保護(hù)的利益擴(kuò)展到賣(mài)方。
基瓦·布蘭德斯（Kiva Brands）進(jìn)一步辯稱，《蘭納姆法案》（Lanham Act）提供了“在先使用”抗辯。《蘭納姆法》第1065條明確規(guī)定，如果“使用在主簿上注冊(cè)的商標(biāo)侵犯了根據(jù)任何州法律獲得的有效權(quán)利”，則當(dāng)事方可以請(qǐng)求撤銷(xiāo)商標(biāo)。但是，法院指出，第1065條涉及某些商標(biāo)的不可爭(zhēng)議性。這些當(dāng)事方之間的爭(zhēng)端不涉及不可爭(zhēng)議的問(wèn)題。
更重要的是，基瓦·布蘭德斯（Kiva Brands）辯稱，并且法院同意，《蘭納姆法案》沒(méi)有廣泛的先發(fā)制人的影響。法院承認(rèn)，第九巡回法院的法律是，《蘭納姆法》不取代商標(biāo)法領(lǐng)域，聯(lián)邦和州的商標(biāo)法和不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)法可以共存和合作而不會(huì)發(fā)生沖突。但是，法院認(rèn)為，這意味著如果州法律為商標(biāo)所有者提供比《蘭納姆法》更大的保護(hù)，則該州法律可以適用。
因此，法院裁定“ [b]因?yàn)樵试SKiva Brands在KIVA商標(biāo)中擁有普通法權(quán)利的州法律將侵犯Kiva Health的聯(lián)邦商標(biāo)權(quán)（因此，允許混淆的商標(biāo)運(yùn)營(yíng)，并且'侵犯了專有使用權(quán)的保證（授予聯(lián)邦商標(biāo)持有人），《蘭納姆法》優(yōu)先于該州法律。”?Kiva Brands不能是KIVA標(biāo)志的高級(jí)用戶。
因此，法院對(duì)Kiva Health的在先使用抗辯做出了簡(jiǎn)易判決。
法院承認(rèn)，其裁決將給“大麻產(chǎn)業(yè)帶來(lái)巨大的，可能是無(wú)法克服的問(wèn)題。”?大麻產(chǎn)品的生產(chǎn)者和銷(xiāo)售者在確保其產(chǎn)品在全國(guó)范圍內(nèi)的商標(biāo)權(quán)方面受到嚴(yán)峻挑戰(zhàn)，其商標(biāo)很容易從一個(gè)州侵犯到另一個(gè)州。此外，對(duì)于大麻生產(chǎn)者來(lái)說(shuō)，在合法的每個(gè)州獲得許可并提供產(chǎn)品并不是特別可行或經(jīng)濟(jì)。即使僅基于州商標(biāo)注冊(cè)或普通法，承認(rèn)全國(guó)性商標(biāo)優(yōu)先權(quán)對(duì)于確保生產(chǎn)者和銷(xiāo)售者對(duì)其商標(biāo)和業(yè)務(wù)的投資通常也很重要。
